ДИРЕКТОРИЯ ЮФ

Интеллектуальная собственность

Екатерина ОЛЕЙНИК,
партнер АО Arzinger

Тарас КИСЛЫЙ,
партнер АО Arzinger

Сетевые настройки


Екатерина ОЛЕЙНИК, партнер АО Arzinger
Тарас КИСЛЫЙ, партнер АО Arzinger

Интернет-деликты имеют множество форм. Одна из распространенных категорий — доменные споры, которые касаются нарушений прав на знаки для товаров и услуг. Данная категория споров порождает множество сложностей для правообладателей, особенно в тех юрисдикциях или доменах верхнего уровня, которые не предусматривают процедур разрешения споров, альтернативных судебной защите.

Ввиду особенностей регистрации доменных имен первоочередная проблема, с которой сталкиваются правообладатели, — это установление ответчика. Сервис WHOIS, как публичная база доменных имен, уже давно перестал быть универсальным или достоверным источником получения информации о регистранте. Прежде всего, информация никем не верифицируется. Кроме того, в распоряжении регистрантов прокси-сервисы, которые помогут дополнительно замаскировать информацию. Новые требования о защите персональных данных, предусмотренные GDPR, дополнительно усугубили ситуацию. ICANN оперативно отреагировал на ужесточение Евросоюзом требований к обработке персональных данных, имплементировав Temporary Specification в мае 2018 года и активизировав работу над имплементацией RDAP (Registration Data Access Protocol) — новой модели реестра доменных имен с более развитым процессом получения доступа к регистрационным данным в зависимости от субъекта обращения и цели сбора данных. Уже с августа 2019 года регистратуры доменов верхнего уровня могут переходить на использование RDAP параллельно с WHOIS.

Украинское процессуальное законодательство предоставляет правообладателям достаточно гибкий инструментарий для защиты прав, включая применение мер по обеспечению иска как до, так и после подачи искового заявления, предоставление правообладателю возможности определять обеспечительные меры и способы защиты прав, эффективные для прекращения правонарушения. Статья 238 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС также дополнительно гарантирует право применения обеспечительных мер в отношении посредников, чьи услуги используются с целью нарушения прав интеллектуальной собственности.

 

Альтернатива суду

В марте 2019 года домен .ua внедрил процедуру UA-DRP, которая предусматривает рассмотрение доменных споров в зоне .ua во внесудебном порядке. Со времени внедрения процедуры было вынесено пока единственное решение — по делу, инициированному компанией ОРРО, которая известна как один из крупнейших китайских производителей смартфонов. Компания владеет торговыми марками ОРРО, в том числе и в Украине. Ответчиком в деле выступил украинский гражданин, на которого было зарегистрировано доменное имя oppo.ua, а также украинская торговая марка ОРРО. Следует сразу пояснить, что регистрация идентичной торговой марки на имя разных лиц возможна, если такие торговые марки регистрируются для разных товаров/услуг, что и произошло в случае с ОРРО.

С материальной позиции в доменных спорах необходимо рассмотреть три элемента: 1) сходство доменного имени и товарного знака, 2) права и законные интересы в отношении доменного имени, 3) недобросовестность регистрации или использования доменного имени.

Ответ на вопрос о сходстве торговой марки ОРРО и доменного имени oppo.ua очевиден, поскольку доменное имя фактически включает в себя торговую марку. В то же время приставка .ua при установлении сходства не принимается во внимание.

Что касается второго элемента, то в первую очередь следует остановиться на вопросе, который будет возникать во всех делах в отношении доменов .ua второго уровня — и у истца, и у ответчика, как правило, будут аналогичные торговые марки. Наличие торговой марки у ответчика не является автоматическим подтверждением его прав или законных интересов на спорное доменное имя. Если регистрация торговой марки в первую очередь направлена на обход положений UA-DRP, она не подтверждает прав или законных интересов на спорное доменное имя, что и имело место в данном деле.

Относительно третьего элемента — «недобросовестности» материалы дела указывали, что во время регистрации спорного доменного имени ответчик знал о торговой марке истца, что подтверждает недобросовестность регистрации спорного доменного имени в понимании UA-DRP. Также история использования спорного доменного имени свидетельствовала о недобросовестности.

С учетом всех этих факторов было вынесено решение о передаче спорного доменного имени истцу.

Несмотря на простоту UA-DRP (документ занимает всего пять страниц), необходимо помнить, что при его применении учитывается 20-летняя практика разрешения подобных споров по процедуре UDRP. С одной стороны, это дает стабильность в подходах к разнообразным нюансам дела, а с другой — возлагает на представителей сторон обязанность знать и уметь презентовать такую практику арбитру по делу.